Sinopsis

Las patentes se erigen como un activo inmaterial muy valioso, no sólo para las empresas, sino, también, para el desarrollo y avance de la sociedad en su conjunto. Consciente de la complejidad técnica y jurídica de esta institución y su necesaria tutela judicial efectiva, el legislador ha previsto una serie de especialidades en esta materia que pretenden garantizar su adecuada protección.
Particularmente, la pretensión de condena a la cesación de los actos de infracción de una patente deviene fundamental, en tanto en cuanto es necesario que se respete el derecho de exclusividad que concede la patente, el cual constituye la esencia y el fundamento de este derecho. Así, quien ve infringido su derecho de exclusividad podrá recurrir al proceso judicial para tutelarlo y conseguir que las infracciones cesen.
Esta obra estudia la respuesta judicial que ofrece el sistema normativo español, analizando tanto el proceso declarativo y sus presupuestos procesales, como el ejecutivo y cautelar. En este sentido, destaca por detectar los problemas legislativos y prácticos que existen, ofreciendo soluciones y propuestas de mejora.

Índice

Índice
ABREVIATURAS 15
INTRODUCCIÓN 21
Capítulo I:
COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
I. INTRODUCCIÓN 31
II. REGLAMENTO BRUSELAS I BIS 40
1. Foros exclusivos por razón de la materia: inscripciones o validez de patentes 45
2. Sumisión tácita: comparecencia del presunto infractor sin impugnación de la falta de competencia judicial internacional 53
3. Sumisión expresa: existencia de un pacto expreso entre las partes 54
4. Foro general: domicilio del demandado 57
5. Competencias especiales materiales 59
6. Lugar donde se ha producido o pueda producirse el hecho dañoso, la infracción de la patente 63
6.1. Regla de la ubicuidad 67
6.2. La comisión de infracciones a través de internet: los criterios de la mera accesibilidad y de las actividades dirigidas 69
7. Foro especial a favor del órgano jurisdiccional que conozca del proceso penal cuando se produce la acumulación de la acción civil de cesación 75
8. Foro especial para litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias y establecimientos comerciales 78
9. Otros foros especiales previstos en los arts. 8 y 9 RBI bis. Especial mención a la pluralidad de demandados, demanda reconvencional e intervención de terceros 80
9.1. Pluralidad de demandados 81
9.2. Reconvención 87
9.3. Intervención de terceros 88
10. Medidas cautelares 89
11. Incidencia del paquete de la patente con efecto unitario sobre la aplicación del RBI bis 91
III. NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE ORIGEN ESTATAL: LOPJ Y LEC 94
1. Fueros exclusivos 98
2. Fueros generales 99
3. Fueros especiales 100
IV. TRATAMIENTO PROCESAL 101
1. Tratamiento procesal ex arts. 27 y 28 RBI bis 102
2. Tratamiento procesal según la LOPJ y la LEC 103
Capítulo II:
JURISDICCIÓN, COMPETENCIA GENÉRICA Y CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA
I. ATRIBUCIÓN DEL ASUNTO A LA JURISDICCIÓN 105
II. LA COMPETENCIA GENÉRICA 109
1. Naturaleza civil de las acciones de infracción de patentes como criterio para la atribución de competencia al orden jurisdiccional civil 109
2. Tratamiento procesal y conflictos de competencia 112
III. COMPETENCIA OBJETIVA 113
1. Origen y evolución de la especialización 125
2. Análisis crítico del actual sistema de competencia objetiva 129
3. Tratamiento procesal 135
IV. COMPETENCIA TERRITORIAL 137
1. Domicilio del demandado, residencia del representante autorizado o cualquier otro 140
2. Foro del lugar donde se hubiere producido la infracción o sus efectos o cualquier otro 142
2.1. Fuero del lugar donde se hubiera realizado la infracción 144
2.2. Fuero del lugar donde se hubieran producido sus efectos 144
2.3. Fuero residual: cualquier Juzgado de lo Mercantil especializado 145
3. Propuesta de lege ferenda 146
4. Tratamiento procesal 148
V. COMPETENCIA FUNCIONAL 150
VI. EL CASO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA 152
Capítulo III:
LEGITIMACIÓN
I. INTRODUCCIÓN 155
II. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL TITULAR Y OTROS 156
1. Titular de la patente infringida 156
2. Cotitulares de una patente infringida e intervención litisconsorcial 159
3. Transmisión de una patente. Especial mención a la cesión 163
III. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL LICENCIATARIO 166
1. Legitimación directa del licenciatario en exclusiva 172
2. Legitimación subsidiaria del licenciatario en exclusiva 175
3. Legitimación subsidiaria del licenciatario no exclusivo 177
4. Notificación fehaciente de la interposición de acciones 178
IV. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INFRACTOR DE LA PATENTE 180
1. El presunto infractor 181
2. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciatario, ex art. 83.2 LP 183
3. Supuestos de incumplimiento del contrato de licencia por parte del licenciante 184
V. LEGITIMACIÓN PASIVA DE LOS INTERMEDIARIOS 188
1. Directiva de enforcement, germen del actual sistema 189
2. Interpretación amplia del art. 71.2 LP: «cualquier intermediario a cuyos servicios recurra el infractor» 190
3. Posibilidades y límites de las medidas 196
4. La articulación de la pretensión contra el intermediario 202
VI. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA LEGITIMACIÓN 204
Capítulo IV:
OBJETO DEL PROCESO DE DECLARACIÓN
I. PRETENSIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LAS INFRACCIONES DE PATENTES 207
II. LA PETICIÓN O PETITUM 211
1. Conductas que se solicitan para la condena 212
2. Circunstancias sobre las conductas que se solicitan para la condena 215
III. LA CAUSA DE PEDIR O CAUSA PETENDI 219
1. La infracción en relación con la protección que concede una patente 220
2. Infracción directa de la patente 225
3. Infracción indirecta de la patente 226
IV. LOS «PRESUPUESTOS» DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN 227
1. La infracción de la patente 229
2. El riesgo de infracción 236
2.1. Las presunciones judiciales para la acreditación del riesgo de infracción 240
2.2. Debate doctrinal sobre la exigencia probatoria del riesgo de infracción 243
2.3. Supuestos de dudosa o inexistente concurrencia del riesgo de infracción 246
Capítulo V:
EL PROCESO DECLARATIVO
I. JUICIO ORDINARIO CON ESPECIALIDADES 249
II. ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO 250
1. Diligencias preliminares en materia de patentes 252
1.1. Obtención de datos, ex art. 256.1.7º LEC 258
1.2. Exhibición documental, ex art. 256.1.8º LEC 259
1.3. Diligencias de identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información, ex art. 256.1.10º LEC 262
1.4. Competencia y procedimiento 263
2. Diligencias de comprobación de hechos 267
2.1. Concepto y elementos esenciales 267
2.2. Competencia y procedimiento 274
III. LA DEMANDA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN 281
1. La ausencia de especialidades 284
2. Retraso desleal en el ejercicio de la acción de cesación 288
IV. POSIBLES ACTITUDES DEL DEMANDADO FRENTE A LA DEMANDA DE INFRACCIÓN 292
1. Ampliación de los plazos procesales: ventajas e inconvenientes prácticos 293
2. Contestación a la demanda y formulación de excepciones 296
3. ¿Excepción de nulidad o acción reconvencional de nulidad? 297
V. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 306
Capítulo VI:
EL PROCESO CAUTELAR
I. INTRODUCCIÓN 315
1. Importancia capital de la tutela cautelar en materia de patentes 315
2. Características y presupuestos de las medidas cautelares 317
2.1. Apariencia de buen derecho 320
2.2. Peligro en la mora procesal 322
2.3. Caución 326
3. Régimen jurídico 326
II. LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE PUEDEN ADOPTARSE EN LOS PROCESOS PARA LA CESACIÓN DE INFRACCIÓN DE PATENTES 327
1. La cesación provisional de los actos que pudieran infringir la patente 330
2. La prohibición provisional de realización de los actos de infracción preparados y de inminente realización 332
3. La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado 333
4. La administración o intervención judiciales 333
III. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE GARANTICEN LA CESACIÓN DEFINITIVA 334
1. Eliminación del requisito de explotación de la patente o inicio de preparativos serios 334
2. Solicitante y sujeto pasivo de las medidas cautelares 337
3. Órgano competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares 341
4. Petición de las medidas cautelares 342
IV. LA FIANZA Y LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA 344
V. MEDIDAS CAUTELARES TRAS LA SENTENCIA EN CASO DE APELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CESE PROVISIONAL 350
1. Medidas cautelares en apelación 350
2. Levantamiento de las medidas cautelares 353
2.1. El alzamiento de las medidas cautelares adoptadas ante litem por la no presentación de la demanda (art. 131.1 LP) 354
2.2. El alzamiento de las medidas cautelares en caso de desestimación de la sentencia de primera instancia o revocación de la sentencia estimatoria de segunda instancia (art. 131.2 LP) 355
2.3. Los efectos del alzamiento de las medidas cautelares impuestas 357
VI. ESCRITOS PREVENTIVOS 360
1. Sujetos: referencias inexactas a «la persona que prevea» y «el titular» de la patente 362
2. Pero en realidad, ¿para qué sirven los escritos preventivos? 365
3. ¿Competencia cautiva? 367
4. Tramitación 369
5. El mejor ejemplo: los Protocolos de actuación rápida 373
6. La gran novedad que requiere de reformas 377
Capítulo VII:
ESPECIALIDADES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
I. EL PROCESO DE EJECUCIÓN 379
1. Ejecución definitiva: principales medidas a adoptar para alcanzar la cesación 383
2. Ejecución provisional 389
II. INDEMNIZACIONES COERCITIVAS: NATURALEZA JURÍDICA PROPIA Y FUNCIONES 392
1. Función indemnizatoria 395
2. Función sancionadora 397
3. Función disuasoria 398
III. LA IMPOSICIÓN DE INDEMNIZACIONES COERCITIVAS 399
1. «El Tribunal fijará»: ¿qué Tribunal?, ¿imperativo u opcional?» 400
2. Dies a quo 402
3. Cuantificación de la indemnización coercitiva diaria y total 403
4. ¿También cabe en los casos de ejecución provisional? 406
5. Diferencias y concurrencia con otras figuras similares 406
6. Propuesta de redacción de precepto independiente 409
BIBLIOGRAFÍA 413